Commenter le contrat de licence de brevet.


Type/Clase :
Contrat-type /Model contract /Modelo de contrato
Source/Procedencia :
Institut national de la recherche agronomique /
French institute for agronomy research /
Instituto nacional francés de investigación en agronomía
147, rue de l'Université
75338 Paris
France
Tél/Tel :
(33)01 42 75 94 51
Fax :
(33)01 45 50 27 16
Web :
www.inra.fr
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CONTRAT TYPE DE LICENCE SUR BREVET
PRESENTATION DES PARTIES
Le présent contrat est établi,
ENTRE :
L'INSTITUT NATIONAL de la RECHERCHE AGRONOMIQUE
Ci-après dénommé "INRA"
Etablissement public à caractère scientifique et technologique
Ayant son siège : 147, rue de l'Université
75338 PARIS CEDEX 07
Ici représenté par Monsieur X
en sa qualité de Directeur Général
ET :
Société..........................au capital de...........................
Numéro SIRET :...........................................................
Ci-après dénommé "LA SOCIETE"
Ayant son siège : .........................................................
Ici représenté par :........................................................
En sa qualité de :..........................................................
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IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE QUE :
L'INRA, au sein de son Laboratoire de.......................................de...................................désigné par le "LABORATOIRE" a défini et mis au point ........................................................(un procédé, un appareil, un produit, etc.........) permettant ...................................................
Ce.......................(procédé, appareil, un produit, etc...) est dénommé :.........................................et décrit ................................ Il a fait l'objet de la demande de brevet français N°.........................déposée le..................au nom de l'INRA.
Cette demande de brevet français, les éventuelles demandes de brevets étrangers ainsi que les demandes de brevet de perfectionnement qui pourront y faire suite seront dénommées BREVETS LICENCIES.
LA SOCIETE est intéressée par ..............................(la fabrication, la vente,...) de ce ............................(procédé, appareil, produit) qui sera dénommé ci-après par LE PRODUIT.
EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - NATURE ET ÉTENDUE DE LA LICENCE
1.1. L'INRA concède à LA SOCIETE qui accepte :
a) Une licence d'exploitation du PRODUIT. Ladite licence est concédée avec la seule garantie de l'existence matérielle des BREVETS LICENCIES.
b) L'autorisation d'utiliser toutes les informations et dossiers qui lui seront communiqués par l'INRA, relativement au PRODUIT tant pour leur fabrication que pour leur commercialisation.
1.2. Ladite licence est concédée à titre exclusif en vue de la fabrication et de la vente en France et dans les pays où il sera procédé à une extension de la demande de Brevet Français selon les modalités prévues à l'article 5.
1.3. LA SOCIETE pourra exporter librement LE PRODUIT dans les pays où aucun brevet n'aura été déposé mais sous sa seule responsabilité à l'égard des tiers et sans que l'INRA puisse être appelé en garantie.
Toutefois dans les pays où l'INRA aura déposé un brevet à ses frais selon les modalités prévues à l'article 5, l'INRA pourra retirer de plein droit à LA SOCIETE cette faculté d'exporter par simple lettre recommandée mais avec un préavis de deux mois.
L'INRA ne pourra effectuer un tel retrait que dans l'hypothèse où il aura concédé à un tiers une licence exclusive de vente dans le pays retiré.
1.4. Sous réserve des dispositions de l'article 2, la présente licence est personnelle, incessible et intransmissible.
ARTICLE 2 - SOUS LICENCE
LA SOCIETE pourra concéder des sous-licences non seulement à ses filiales et affiliées, mais également à des tiers indépendants, à condition d'avoir obtenu, au préalable, l'accord écrit de l'INRA sur la personne du sous-licencié, et sur les termes du contrat de sous-licence. LA SOCIETE s'engage à inclure dans de tels contrats de sous-licence la clause selon laquelle l'INRA pourra faire vérifier la comptabilité tenue par le sous-licencié à l'occasion de son contrat. 2
Sur l'exploitation par ses sous-licenciés, LA SOCIETE devra à l'INRA :
- s'agissant des filiales et affiliées, les redevances prévues à l'article 3. On entend par filiales et affiliées, les Sociétés dans lesquelles LA SOCIETE détient le pouvoir de décision soit par le capital, soit par la direction.
- s'agissant des tiers indépendants, la moitié des sommes de toute nature perçues par LA SOCIETE à l'occasion de la concession de droits portant sur l'objet de la présente licence (notamment versements forfaitaires et redevances).
Toutefois, dans le cas où la sous-licence aurait pour objet de confier au sous-licencié la totalité des droits de LA SOCIETE dans un territoire déterminé ou pour un domaine déterminé, les redevances dues à l'INRA, seront celles prévues à l'article 3.
ARTICLE 3 - CLAUSES FINANCIÈRES
La présente licence est consentie aux conditions financières suivantes :
3.1. PAIEMENT DE GARANTIE
LA SOCIETE effectuera un versement de ......................F TTC dans les 30 jours suivant la date de la signature des présentes. Cette somme constituant garantie d'exécution, restera acquise à l'INRA en tout état de cause et à titre définitif.
3.2. REDEVANCES
LA SOCIETE versera à l'INRA une redevance pour chaque PRODUIT, tel que défini dans l'exposé et ayant fait l'objet d'une transaction commerciale ou d'une commande avant l'expiration de la présente convention.
La redevance s'élèvera à..........................du prix de vente facturé départ usine, hors taxes.
Cette redevance sera payable sur tout le PRODUIT vendu, quel que soit le pays de destination.
3.3. MINIMUM GARANTI
A dater de la période commençant le...........................LA SOCIETE exploitant à titre exclusif garantit à l'INRA un minimum annuel de redevances.
Ce minimum sera déterminé par avenant, d'un commun accord entre les parties au cours du dernier semestre.....................
A défaut d'accord sur la fixation de ce minimum, les parties auront recours à un expert extérieur agissant en qualité de mandataire d'intérêt commun. L'expert sera désigné d'un commun accord ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris sur requête de la partie la plus diligente. Cet expert aura un délai de deux mois à compter de sa saisine pour trancher le litige.
Par ailleurs, le non paiement du minimum garanti dans le délai contractuel ouvrira le droit pour l'INRA, soit de transformer la licence exclusive en licence non exclusive, soit de résilier le contrat en application des clauses résolutoires dans les territoires ou LA SOCIETE est défaillante.
ARTICLE 4 - DURÉE
Le présent contrat prendra effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de validité des brevets licenciés dans chaque pays où est accordée la licence.
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ARTICLE 5 - BREVETS
5.1. L'INRA prend à sa charge les frais afférents au dépôt, à l'obtention et au maintien en vigueur de la demande de brevet français n°......................et de ses éventuelles additions.
5.2. La liste des pays dans lesquels il sera éventuellement procédé aux extensions de la demande de brevet français n°..................sera déterminée au plus tard le.....................d'un commun accord entre les parties. Les frais de dépôt, d'obtention et de maintien en vigueur des demandes de brevets étrangers seront partagés par moitié entre l'INRA et LA SOCIETE, les brevets étrangers seront déposés au nom de l'INRA.
5.3. En dehors de cette liste chaque partie pourra procéder à l'extension de la demande de brevet français n°.....................à ses propres frais. Au cas où LA SOCIETE se trouverait dans cette éventualité LA SOCIETE pourra déduire de ses redevances concernant le ou les pays en question, les frais afférents à cette extension.
ARTICLE 6
Il est annexé au présent contrat des clauses générales contenant dix articles . LA SOCIETE déclare en avoir pris connaissance et y adhérer.
En cas de contradiction ou d'incompatibilités, le présent contrat prime sur les clauses générales.
L'Institut National de la Recherche Agronomique
Représenté par : ..........................................
Directeur Général de l'INRA
Fait à Paris, le ..........................
LA SOCIETE : ..........................................
Représenté par : ......................................
Directeur de la Société
Fait à...................., le .....................
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CLAUSES GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - ASSISTANCE TECHNIQUE
1.1. L'INRA s'efforcera d'obtenir au bénéfice et à la demande de la société le concours des inventeurs pour la mise au point du PRODUIT.
Ce concours sera fourni à titre gratuit pendant une période d'une année à dater des présentes et devra être compatible avec les obligations professionnelles des inventeurs. Au delà de cette période les parties définiront les conditions de la poursuite d'une telle assistance technique.
1.2. Si pendant la durée des présentes les inventeurs ou les représentants de ces derniers devaient se déplacer à la demande de la société, leurs frais de déplacement et de séjour seraient à la charge de LA SOCIETE.

ARTICLE 2 - SECRET
Les parties s'engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l'objet des présentes qui ne seraient pas du domaine public et qui appartiendraient déjà à l'autre partie. Chaque partie ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers qu'avec l'accord écrit de l'autre partie.
Cet engagement demeurera en vigueur même après l'expiration des présentes aussi longtemps que lesdites informations ne seront pas dans le domaine public.
LA SOCIETE devra inclure la présente clause dans les éventuels contrats de sous-licence.

ARTICLE 3 - EXPLOITATION
3.1. Aucune modification majeure ne sera apportée au PRODUIT sans l'accord préalable écrit de l'INRA.
3.2. Les produits vendus par LA SOCIETE porteront la mention : "BREVET-LICENCE-INRA", la même mention, accompagnée du nom des inventeurs devra figurer sur tout document publicitaire, article, etc,...
LA SOCIETE imposera les mêmes obligations à ses éventuels sous-licenciés.

ARTICLE 4 - COMPTABILITÉ
4.1. LA SOCIETE tiendra une comptabilité spéciale sur laquelle figureront tous éléments nécessaires à l'évaluation précise des transactions commerciales effectuées dans le cadre des présentes.
4.2. Cette comptabilité spéciale, ainsi que les éléments de comptabilité générale et de comptabilité analytique s'y rapportant, seront tenus à tout moment à la disposition de l'INRA ou d'un représentant accrédité par lui, jusqu'à la date d'expiration du présent contrat prolongée d'un an.
4.3. Cette comptabilité sera arrêtée le 31 décembre de chaque année et LA SOCIETE adressera à l'INRA au plus tard le 31 janvier suivant l'année considérée, un état détaillé des
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ventes, ventilées par pays. Sur cet état figurera le chiffre d'affaires annuel, taxes déduites servant au calcul de la redevance totale due à l'INRA.
L'INRA, dès réception de l'état des ventes, émettra la facture correspondant au montant de la redevance.
Les sommes dues par la Société devront être versées à l'INRA dans le mois suivant l'émission de la facture à:
Monsieur l'Agent Comptable de l'INRA
147 rue de l'Université
75338 PARIS CEDEX 07
par chèque bancaire ou virement postal
au compte bancaire XXXXXXXXXXX
Toute somme non versée dans les délais précités produira intérêt au taux de 1% par mois calendaire de retard, étant entendu que pour tout mois commencé, l'intérêt sera calculé au prorata des jours de retard. Cette disposition sera applicable sans préjudice du droit de l'INRA de résilier le contrat en application des clauses résolutoires.
4.4. Dans le cas où aucune vente ne serait effectuée, LA SOCIETE devra néanmoins adresser à l'INRA dans les délais précités un état attestant l'absence de vente durant l'année considérée.

ARTICLE 5 - PERFECTIONNEMENTS
5.1. Constituent des perfectionnements au sens du présent article, toutes innovations ou améliorations brevetables ou non, dépendant dans le cadre de la législation en vigueur des BREVETS LICENCIES.
5.1.1. Chaque partie communiquera à l'autre, dans les plus brefs délais, ces perfectionnements.
5.1.2. Chaque partie sera libre d'effectuer ou non le dépôt des demandes de brevet pour les perfectionnements qu'elle aurait apportés aux BREVETS LICENCIES. Pour ceux réalisés par l'INRA, les demandes seront faites au nom et aux frais de l'INRA, et pour ceux réalisés par LA SOCIETE, elles le seront au nom et aux frais de celle-ci. Les perfectionnements réalisés en commun seront déposés aux noms et frais conjoints de l'INRA et de LA SOCIETE.
5.1.3. Chaque partie informera l'autre dans les trente jours suivant la date de dépôt de toute demande de brevet relative à de tels perfectionnements.
5.1.4. Les perfectionnements apportés au produit par l'une ou l'autre des parties seront sans incidence sur la validité du présent contrat, qu'ils fassent ou non l'objet de brevet. Toutefois, en fonction de l'importance desdits perfectionnements, les parties pourront renégocier les conditions financières de la licence.
5.1.5. Pendant la période d'exclusivité, les brevets de perfectionnements profiteront de plein droit aux deux parties sous réserve des dispositions du présent article.
5.1.6. Dans le cas où le présent contrat deviendrait non exclusif ou en cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, les demandes de brevet ou brevets de perfectionnements visés au présent article ne seront pas opposables aux deux parties, à leurs licenciés ou sous-licenciés. Cette clause n'est valable que pour autant que ces derniers se soient engagés contractuellement à faire bénéficier par réciprocité les autres licenciés de l'INRA ou de LA SOCIETE de tous les6perfectionnements leur appartenant relativement au PRODUIT pendant la durée de leur propre contrat de licence ou de sous-licence.

ARTICLE 6 - NULLITÉ DES BREVETS LICENCES
6.1. Dans le cas où les BREVETS LICENCIES seraient déclarés totalement nuls par une décision de justice définitive, LA SOCIETE ne pourra réclamer à l'INRA aucune indemnité, remboursement ou réduction sur les sommes dues au moment de la décision de justice définitive prononçant la nullité.
6.2. L'annulation des brevets de perfectionnements sera sans incidence sur les clauses du présent contrat.

ARTICLE 7 - CONTREFAÇONS
7.1. L'INRA et LA SOCIETE s'informeront réciproquement dans les plus brefs délais de tout cas de contrefaçon des BREVETS LICENCIES par un tiers dont ils auraient connaissance.
7.2. Si les parties conviennent de mener ensemble les poursuites, elles détermineront d'avance la proportion des frais supportés par chacune d'elles. Les indemnités éventuellement proposées à leur profit par les Tribunaux seront partagées entre les parties dans la même proportion que leur participation aux frais.
7.3. Faute d'un tel accord, l'INRA pourra poursuivre seul. Il le fera à son nom et à ses frais et encaissera la totalité des indemnités, éventuellement prononcées à son profit par les Tribunaux.
7.4. Si l'INRA ne veut pas engager les poursuites souhaitées par la Société, celle-ci pourra entamer de telles poursuites à ses frais et risques. LA SOCIETE bénéficiera seule des indemnités éventuellement prononcées par les Tribunaux au profit de la partie plaignante.
L'INRA se réserve la possibilité d'intervenir à ses frais et risques dans la procédure engagée par LA SOCIETE si cette dernière est déboutée en première instance.
7.5. Si des poursuites en contrefaçon étaient exercées contre LA SOCIETE à l'occasion de la fabrication ou de la vente DU PRODUIT, l'INRA apportera à LA SOCIETE son aide technique et juridique pour sa défense.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, LA SOCIETE ne pourra réclamer à l'INRA aucune indemnité, aucun remboursement des sommes versées, aucune réduction des sommes encore dues au moment de la décision de justice définitive.
7.6. Les parties s'engagent à se fournir réciproquement tous les documents, pouvoirs, signatures dont elles pourraient avoir besoin à l'occasion des procédures susvisées.

ARTICLE 8 - RÉSILIATION
8.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne deviendra effective que trois mois après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec avis de réception, exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées 7
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.
8.2. L'INRA se réserve la possibilité de rendre le présent contrat non exclusif dans le ou les pays où LA SOCIETE, ou l’un de ses sous-licenciés, n'aurait pas effectué de vente de façon suivie pendant une période de deux ans consécutifs.

ARTICLE 9- LITIGES - CONTESTATIONS
9.1. Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les contestations qui pourraient surgir pour l'interprétation ou l'exécution des clauses du présent contrat.
9.2. En cas de désaccord persistant, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents.

ARTICLE 10 - ENREGISTREMENT
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire du présent contrat pour en obtenir l'enregistrement fiscal et l'inscription aux Registres Nationaux des Brevets tenus dans les pays concernés par la présente licence.
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